[상표권] 각종 상표권분쟁 대응의 핵심

상표 제도는 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용 유지를 도모해 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 하는데 지정상품에 대해 보통명칭화 내지 관용표장화가 되면 상표권 침해 주장이 불가능하다는 점 알고 계십니까?

그 대표적인 사례가 초코파이인데, 불닭, 호빵, 컵라면 등 상표가 유명해진 후 상품에 대한 고유명사로 기능하게 되면서 '보통명칭화'로 상표권의 권리행사가 제한되거나 무효가 된 사례는 적지 않습니다.

이처럼 생각보다 판단하기 까다롭고 예상할 수 없는 것이 바로 상표권 관련 사안들입니다.

그중에서도 요즘엔 지식재산권, 지적재산권 등 상표권 관련 분쟁과 소송이 다양하게 발생하고 있는데요. 

관련해 법무법인 법승 상표권변호사로서 각종 침해소송, 무효소송 등 분쟁대응 어떻게 해야 하는지 정리해볼까 합니다.

1. 상표권 분쟁 속 침해 정확히 무엇?

구체적으로 상표법 제66조(침해로 보는 행위)에서는 다음과 같은 4가지 행위에 대해 상표권을 침해한 것으로 규정하고 있습니다.

①타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위,

②타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부ㆍ판매ㆍ위조ㆍ모조 또는 소지하는 행위,

③타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작ㆍ교부ㆍ판매 또는 소지하는 행위,

④타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위해 소지하는 행위 등입니다.

앞서 나열한 상표법상 침해 행위를 범했다면 상표법 93조(침해죄)에 의해 상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1년 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

이때 알아둘 점은 만약 상표권자가 상표를 등록을 하지 않은 경우, 상표법이 아닌 부정경쟁방지법 위반 혐의를 적용받게 된다는 것입니다.

실제 ‘먼저 상표의 형태가 국내에 널리 알려진 상품 등 표시에 해당하는 경우 동일하거나 유사한 상품 형태의 상품을 양도하는 등 타인의 상품과 혼동을 야기하는 경우’에는 부정경쟁행위에 속해, 부정경쟁방지법 제2조에 의한 3년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하 벌금 등의 처벌이 가능합니다.

이처럼 상표권 침해는 형법이나 민법과 같이 실생활과 크게 맞닿아 있지 않는 법규다보니, 생소한 부분이 많게 느껴질 수밖에 없습니다.

이에 사업이나 영업 활동 중 상표권 침해 사안으로 곤경에 처한다면 전문가의 조력을 받아 대처하는 것이 징역이나 벌금, 각종 시정명령으로 인해 받는 사회적ㆍ경제적 손실을 최소화하는 가장 좋은 방법일 것입니다.

2. 사례로 보는 상표권 분쟁(1) : 영업비밀침해 불공정무역행위

개요 : 신청인 S사는 ‘12년부터 S사의 해외총판업체 대표였던 폴란드인 H씨가 S사의 설계 전문가를 더 높은 직급과 급여를 조건으로 영입해 2014. 8. 7. 설립한 회사인 영업비밀 침해자 T사가 이들을 통해 취득한 S사의 광학설계 관련 영업 비밀을 사용해 초점거리 15㎜, 최대 조리개값 2.4 사양의 교환렌즈를 생산해 해외로 수출한 사실로 영업비밀침해 사안 관련 민형사소송을 이어가던 중 명확한 혐의 입증을 위해 무역위원회에 조사를 요청하였습니다.

이에 안성훈 상표법변호사가 영업비밀 침해 사건 전담 조사관으로서 해당 사건을 조사하게 되었습니다.

‣ 상표법행정변호사의 조력

* 이 사안은 당사자들이 제기하는 산만한 주장과 쟁점을 정리한 후에 다시 편철한 기록만 1만 페이지에 달하였던 사건으로, 주된 쟁점 또한 단순히 갑 회사의 문제되는 A제품이 바로 을 회사의 영업비밀을 침해했다는 것이 아니라 갑 회사의 A제품이 갑 회사의 B제품을 이용하여 개발되었는데 그 B제품이 을 회사의 영업비밀을 침해하였다고 주장되는, 요약하면 ‘간접적 형태의 영업비밀 침해’ 사안이었음.

- 쟁점을 효율적으로 정리하면서도 판단의 누락이 없게 하기 위하여 노력

- 특히 문제되는 영업비밀과 제품들 사이의 관계를 제대로 평가하여 합리적인 판단 기준을 도출하기 위해 공 들임.

- 그 과정에서 A제품이 B제품으로부터 개발될 기술적 가능성과 B제품이 신청인 회사의 영업비밀로부터 개발될 기술적 가능성 등을 피신청인 T사가 주장하는 참조 제품 등의 경우와 교차 비교하고 기술적 재현을 거치는 등 다양한 방법으로 비교·분석 및 조사

- T사가 S사의 광학설계 관련 영업 비밀을 사용해 초점거리 15㎜, 최대조리개값 2.4 사양의 교환렌즈를 생산하고 폴란드 등 해외로 수출한 사실을 확인하는 합당한 결과를 도출

‣ 결과 및 의의

결과 : 무역위원회는 안성훈 변호사가 영업비밀 침해 사건 전담 조사관으로서 해당 사건을 조사하고 작성한 검토보고서 및 의결서 초안을 근거로 피신청인 T사가 신청인 S사의 영업비밀을 침해한 교환렌즈를 생산하여 폴란드 등지에 수출, 이는 불공정무역행위에 해당함을 인정해 영업비밀 침해를 금지하는 처분으로 T사에 대하여 6개월간 수출중지 등 시정조치 명령을 내렸습니다.

의의 : 이 사건의 전담 조사관으로 일하던 안성훈 변호사는 신속하게 서면조사, 현지조사, 기술설명회, 전문가감정 등 필요한 조사를 마치고 10개월 만에 판정함으로써 권리구제를 위한 실효적 조치를 도모했습니다.

특히 이를 통해 앞서 제기된 관련 사건들보다 먼저 처분을 내놓을 수 있었으며, 나아가 의결서에 기재한 주요 판단자료와 영업비밀, A제품·B제품 등 관계를 분석하여 영업비밀 침해를 인정한 논리 등은 이 사건 의결 결과가 관련사건(민사 서울고등법원 제4민사부 2018나2012375 사건, 형사 서울중앙지방법원 제8형사부 2017노4611 사건 등)들의 판단자료 및 논리로 사용되었고, 이 사건 의결 관련 처분에 관한 항고소송도 승소하였습니다(서울행정법원 제2부 2017구합79806 사건).

또한 이 사례는 무역위원회 불공정무역조사제도 소개 자료에 대표사례 7건 중 하나로 뽑히기도 했습니다.

3. 사례로 보는 상표권 분쟁(2) : 표시정지 및 판매정지 무효등확인소송

개요 : 원고는 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록을 제조하는 자로서 이에 대하여 산업표준화법에 따른 제품인증(KS인증)을 받았습니다.

관련해 피고 국가기술표준원장은 서울시 품질시험소장으로부터 ‘위 제품의 특정 현장에서 채취한 시료가 휨 강도 등에서 부적합한 판정을 받았다’는 사실을 통보받고 원고의 제품에 대하여 시판품 조사를 하기로 하고, 원고의 공장으로 가서 어떤 비닐하우스에 있는 제품들을 대상으로 시험을 실시한 결과 불합격으로 판정하였습니다.

이에 대해 원고는 그 비닐하우스는 양생관리동이어서 그곳에 있는 제품은 판매가 유보된 제품이므로 실제로 판매가 되고 있는 제품에 대한 재조사를 실시하여 달라고 주장하였으나, 피고는 이를 받아들이지 않고 원고에 대하여 하고 KS인증 표시정지 및 판매정지 3개월을 처분하자 원고는 다시 해당 처분 무효 및 취소를 위한 행정소송을 제기하게 되었습니다.

‣ 상표법행정변호사의 조력

- 국가기술표준원의의 소송수행자로 이 사건을 수행, 관련 법령과 절차를 숙지하는 한편 해당 공장의 구조와 각 기능을 면밀하게 살피고 그 제품의 성질을 연구

- 원고의 주장과는 달리 양생관리동이라고 지칭된 그 비닐하우스가 재고를 보관하던 창고임을 밝힘

- 공장의 구조상 그 비닐하우스가 양생관리동으로 쓰이기에 부적합한 점,

- 제품의 비닐포장에 검수표가 있었고, 거기에 제조일자와 생산로트번호 등이 적혀 있었으며, 그 같은 생산로트에서 생산된 제품에 대한 원고 자체 검사 결과가 ‘합격’으로 기재되어 있다는 점, 

- 동일 로트 제품 중 합격품과 불합격품을 식별할 수 없고, 양생관리를 하기에는 그 보관기간이 너무 길었던 점 등을 주장하여 피고의 처분이 타당함을 피력

‣ 결과 및 의의

결과 : 행정법원 재판부는 피고 측 소송수행자 주장을 인용하여 원고의 청구 모두를 기각, 피고의 전부 승소 판결을 내렸습니다.

의의 : 상품 관련 분쟁은 생각보다 매우 다양한 사안에서 야기됩니다. 관련해 KS인증 관련 사건은 행정법령에 대한 이해뿐만 아니라 산업현장 및 제품에 대한 이해 및 규제 생리에 대한 이해가 모두 갖추어져 있어야 정확하게 사안의 쟁점을 꿰뚫어 대응할 수 있습니다.

관련 소송에 대한 경험이 많고 상표, 상품 관련 법률적 이해도가 높은 전문가의 조력을 적극 활용해야 함을 확인 가능합니다.

4. 각종 상표권 분쟁 대응 시 주의점

상표, 상품, 제품 등 우리 일상을 둘러싸고 있는 모든 물건에는 각자가 지닌 권리가 있습니다.

이를 침해할 시 다양한 분쟁에 휘말릴 수 있는데 앞서 언급한 것과 같이 상표권침해, 디자인침해, 특허침해, 지식재산권침해, 영업비밀침해 등에서 야기되는 상표권침해소송, 디자인특허소송, 상표무효소송 등 일일이 나열할 수 없을 정도로 세분화될 수 있습니다.

하지만 일상생활에서 이 같은 상표권분쟁 관련 법률 조력이 필요한 상황과 맞닥뜨린다는 것은 상당한 스트레스를 동반합니다.

일반인의 경우 상표권 관련 사안에서 법적으로 문제가 되는 사실이 무엇이고 어떻게 대응해야 하는지 분별하는데 상당한 어려움이 뒤따르는데다 의도적으로 침해, 비의도적 침해 구분이 매우 까다롭고 입증도 어렵기 때문입니다.

따라서 타당하고 합리적인 결론을 이끌어내기 위해서는 주저하지 말고 상표권변호사와 정확히 사안을 진단해 다각도의 노력을 펼쳐야 할 필요합니다.